第六章技术秘密转让合同zft

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Chapter 6 Know-how Transfer Contracts,1,Chapter 6,第一节技术秘密的概述,第二节技术秘密的法律保护,第三节技术秘密转让合同,第四节 试用协议,2,第一节技术秘密的概述,技术秘密的概念,技术秘密的表现形式,技术秘密的特点,技术秘密与专利技术的区别与联系,技术秘密存在的主要根源,3,一、技术秘密的概念（Know-how),也称为专有技术或技术决窍,世界知识产权组织,定义：“所谓专有技术是指有关制造工艺以及产业技术的使用及知识”。,北京大学出版社出版的现代经济法辞典,中对专有技术是这样定义的：“专有技术是有一定价值，可利用、未被公众所知，可以转让或传授而未取得专利权的技术知识、技术情报、经验、方法或其组合。”,为实施某种为达到工业生产目的所必须具有的秘密性质的技术知识、经验、或其积累,.- (国际商会),4,狭义和广义的理解,狭义,: 仅限于工业目的, “关于产品制造的方法、技术实施的全部知识、诀窍和经验称为专有技术”，例如设计图纸、工艺流程、配方、公式、生产数据等等。,广义：,一般包括工业、商业、管理乃至一切领域内具有经济价值的秘密信息。除工业技术外，还包括生产管理和商业经营方面的知识。,实质:,是没有申请专利的知识产权,5,我们的定义,专有技术，即技术秘密,，指在生产或经营活动中已经使用过的、不享有专门法律保护的、具有秘密性质的技术知识和经验。,应当具有不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的基本法律特征。,6,二、技术秘密的表现形式,文字图形形式,实物形式,口头或操作演示形式,7,三、技术秘密的特点,知识性,保密性,经济性实用性,可传授性,相对稳定的动态技术,8,案例：,著名的美国可口可乐公司成功地运用了技术秘密来保护自己的产品。尽管对于“可口可乐”饮料，全世界几乎是家喻户晓，而可口可乐的产品配方历经数十年，对外界仍是一个谜，可口可乐公司对外许可生产过程中，对其配方采用半成品保护，即不提供生产技术和配方，只提供浓缩的原浆让被许可方配成可口可乐成品。,配方得以保护的原因还在于可口可乐公司将技术秘密结合了商标专用权保护。在巨大的商业价值诱惑下，相信已有无数的人试图破获可口可乐的配方，或者有人曾经已经找到一个配比，但这毫无意义，只要权利人不主动承认，配方永远都是秘密的，因为即使你能生产一个类似于可口可乐的饮料，甚至你认为比可口可乐更好喝，也不可能是可口可乐，而只能是“百事可乐”或其它什么。,试根据这一案例谈谈你对专有技术的认识。,9,四、技术秘密与专利技术的区别与联系,技术秘密与专利技术的区别,10,联系：,1.专有技术与专利技术都是人类创造性思维活动的成果，都是非物质形态的知识。,2专有技术与专利技术通常共处于实施一项技术所需的知识总体之中,3在技术贸易中，一项技术转让合同往往同时包括专有技术与专利技术许可两项内容,11,五、技术秘密存在的主要根源,技术所有人不能获得专利,技术所有人不愿申请专利,技术所有人在提出专利申请后所获得的技术,作为专有技术的管理技术和商务技术,12,采用专有技术还是专利保护形式的取决因素,(1)研制的难易程度: 难-专有技术,(2)制造的难易程度: 难-专有技术,(3)发现仿制的难易程度: 难-专有技术,(4)技术生命周期长短: 长-专利注册,短-,专有技术,13,第二节 技术秘密的法律保护,技术秘密法律保护的必要性及合理性,侵犯技术秘密的表现,侵犯技术秘密的法律救济,保护技术秘密的发展趋势,14,一、技术秘密法律保护的必要性及合理性,必要性：,技术秘密是智力劳动成果,技术秘密属于无形财产,技术秘密是一种专用权,15,合理性：,补充专利保护的不足,1. 国家对专利权的客体有不同的法律规定,2. 时间性和地域性是专利权的法定特征,3. 公开性。各国专利法均规定，申请专利的发明必须“充分公开”。,有利于激励技术创新,符合社会基本价值观,16,二、侵犯技术秘密的表现,根据我国,反不正当竞争法,，第十条经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：,（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。,（四）第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。,本条所称的,商业秘密,，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。,17,按西方发达国家的法律,，以下行为视为侵害技术秘密行为：,（1）雇员利用雇佣关系，把获得的技术秘密泄露给他人；,（2）以不正当手段获悉他人的技术秘密，并加以利用或泄露给他人；,（3）利用他人窃取或泄露别人的技术秘密；,（4）为了竞争和牟利，无正当理由利用或泄露在交易中所获得的技术秘密；,（5）明知所获得的技术秘密是他人非法泄露的技术，但仍加以使用或泄露。,18,按照德国,防止不正当竞争法,(Gesetzgegen den unlauteren Wettbewerb,)第十七、十八和二十条的规定，侵害工商秘密的行为主要有以下几种情形：,（1）雇员利用雇佣关系，把顾主托付或在业务中获悉的工商秘密泄漏给他人；,（2）用不法手段和违背善良风俗的方法获得他人工商秘密，并加以利用或泄露；（3）引诱他人窃取或泄露别人的工商秘密，其最典型的例子就是利用经济间谍窃取工商情报；（4）为竞争或图利的目的，无正当理由利用在交易中所获悉的技术资料、图纸、配方和制造方法等，将其泄露给他人。,19,美国,侵权行为重述,第757条规定，凡属下列情况，未经特许而使用或泄露他人的工商秘密者，应承担责任：(1) 以不正当的手段发现他人的工商秘密；(2) 违反保密义务泄漏或使用他人的工商秘密；(3) 明知第三者是以不正当手段获得别人的工商秘密的，但仍向该第三者获得该项秘密；(4) 明知别人是错误地把工商秘密泄露给他，但仍加以使用或泄露。,20,三、侵犯技术秘密的法律救济,(1)合同法,(2) 反不正当竞争法,(3) 民事侵权法,(4)专门法律：商业秘密法,(5),刑法,21,(1)合同法：,包括雇佣合同和专有技术许可合同（列入保密条款）,合同保护的缺陷,(2) 反不正当竞争法：,日本、韩国则将商业秘密纳入反不正当竞争法的轨道予以保护；墨西哥、巴西则是通过工业产权法来保护商业秘密 ；德国防止不正当竞争法对技术秘密及工商秘密保护规定得最为详尽,不正当竞争（,unfair competition),指经营者在市场交易中，违反自愿、平等、公平、诚实信用的原则，违反商业道德的行为。,我国反不正当竞争法,中对侵犯专有技术的行为也做出了明确处罚规定。如第二十五条规定：违反本法第十条规定侵犯商业秘密的（包括专有技术），监督检查部门应当责令停止违法行为，可根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。,22,(3) 民事侵权法,凡因过失、故意或以不法行为侵害他人权利使他人遭受损害者，就构成侵权行为，侵权者须承担损害赔偿责任。,我国民法规定：,公民、法人的著作权、专利权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。,(4)专门法律：商业秘密法,如统一商业秘密法(美)，瑞典制定了商业秘密法,(5)刑法：,以民事保护为主，刑事惩罚作为补充手段。,我国刑法规定：,凡是有所列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。,23,四、保护技术秘密的发展趋势,不少国家已开始考虑制定,保护专有技术的专门法规，,如英国正在拟制保护秘密权利法，法国、日本等正在研究制定专有技术法。,专有技术的国际保护：,如国际商会制定的有关保护专有技术的草案，,保护工业产权国际协会的保护专有技术的示范法，,TRIPs协议明确将技术秘密划入知识产权保护范围等。,24,第三节技术秘密转让合同,技术秘密转让合同的法律性质,技术秘密转让合同的基本条款,25,一、技术秘密转让合同的法律性质,技术秘密转让合同,，指转让方与受让方之间就技术秘密转让，以及相互间对技术的使用权、转让权，受让方支付技术使用费等问题所达成的协议。,26,技术秘密转让合同的特点：,不以法律授予的某种权利为基础,实质是技术许可合同,非简单交付技术资料，需长期合作,往往与专利许可相结合,覆盖范围广泛，常与其他类型的合同相结合,在技术秘密与投资结合情况下，技术秘密获得专利权后，将影响技术秘密出资的法律地位。,（见案例）,27,案例：,香港某公司与北京某生物技术研究所于1993年9月1日签定了某生物工程有限公司合资合同。合资合同规定：香港某公司以现金出资折合35万美元，北京某生物研究所以专有技术出资折合15万美元，公司注册资本为50万美元。双方同意由合营公司与北京某生物研究所签定技术转让协议。按照本合同规定的各项原则订立的附属协议文件包括：技术转让合同、销售协议均为本合同的组成部分。本合同和附件均需经中华人民共和国政府批准，自批准之日生效。合营合同于1993年9月22日获得审批机关批准生效。,28,1993年11月4日该生物研究所将其投入合营公司的专有技术向国家专利局申请了专利，1995年10月15日获得了专利权，并授予专利号。,双方当事人在共同经营过程中，由于经营管理及被申请人专利权转让等问题发生争议，申请人提起仲裁，请求裁决如下：要求被申请人履行合同规定的入资义务，办理专利权转移手续；要求终止合营合同，依法对双方投资入股的资产进行清算；同时，要求被申请人承担违约责任，赔偿给申请人造成的经济损失约计人民币200万元。,请问：申请人认定被申请人出资无效的请求成立吗？,29,本案例涉及的主要争议是作为出资的专有技术在获得专利权之后该专利权是否应转让给合营公司所有。,根据我国有关中外合资合营法律规定，,专有技术和工业产权均可以作为合营各方的出资，,本案双方在合同中约定的出资方式之一就是专有技术出资，并且被申请人（北京某生物研究所）也已经将该技术提供给了合营公司使用，应该说作为被申请人的出资义务已经履行完毕。,30,问题的关键是，在双方谈判和签定合同的过程中，被申请人已向国家专利局申请了发明专利权，并且该技术最终获得了专利权，专利权所有人为被申请人。在这种情况下，专有技术所依托的技术秘密性已不复存在了，因为，专有技术的秘密性被专利权说明书和权利要求书所揭示公开，失去秘密性的专有技术已经不称其为专有技术。,可见，,被申请人投入合营公司的专有技术在获得专利权后又回归了被申请人，等于被申请人将投入合营公司的出资单方面撤回了。,应该说构成了严重违约行为。,31,椐此，仲裁厅在详细清晰准确分析了本案专有技术的法律特性和专有技术出资的实质后，依照双方的合同裁决：,被申请人应把专利权转让给合营公司，使合营公司成为该技术的专利权人。,32,评析：,从这个案例中我们可以得到这样的启示：鉴于专有技术的特殊法律地位，我们在签定专有技术转让合同时，应该特别注意与专有技术秘密性有关方面的问题，比如这个案例中双方当事人应考虑专有技术在作为投资方式时，专有技术申请专利权后会带来哪些问题，另外在签订专有技术转让合同时，合同内容应包括哪方面，特别是合同各方应采取什么保密措施，发生泄密时承担的责任等问题。,33,二、技术秘密转让合同的基本条款,合同内容与范围（scope and content of the contract),技术文件的交付（delivery of technical documents),技术改进和发展的交换（exchange of technical improvements and developments),保密（secrecy),保证与索赔（warranties and claim),考核与验收（examination and acceptance),参见,技术秘密转让合同,34,(一)、合同内容与范围（scope and content of the contract),基本技术说明,授权：,授权范围：包括使用权、制造权、销售权。,授权性质：独占使用权和非独占使用权。,转让方式：提供技术资料；技术培训；技术指导,其他：商标使用、关键设备和原材料供应,35,(二)、技术文件的交付（delivery of technical documents),技术文件交付的时间和进度,交付方式、地点及风险转移,技术文件的包装要求及有关通知,技术文件实际交付日期的确定,技术文件短缺的补救方法,36,(三)、技术改进和发展的交换（exchange of technical improvements and developments),改进和发展的含义,改进和发展交换条款的内容：,交换的义务,权利的划分：所有权；使用权；转让权和专利申请权,交换的费用,交换的时间,签订交换条款应注意的问题：,坚持对等原则,注意改进和发展区别对待或同等对待,37,(四)、保密（secrecy),保密的范围,保密措施,保密期,泄密的责任,38,(五)、保证与索赔（warranties and claim),保证条款,供方的保证（明示保证）,技术资料保证,技术培训和技术服务的质量保证,产品质量保证,对被许可方的生产、经营情况进行保密,受方的保证：（默示保证）,使用技术的保证,保证严格保护技术秘密，在合同授权范围内使用,保证按时支付技术使用费,39,违约索赔条款（主要是供方违约）,违反主要的保证，属于根本违约（,fundamental breach of contract),违反次要的保证,延迟履行,拟订该条款应注意：,产品质量保证合理,赔偿办法不带有惩罚性,掌握索赔金额的合理限度,40,(六)、考核与验收（examination and acceptance),考核验收的产品及数量,考核验收的时间,考核验收的方法,考核验收的地点和责任,考核验收的组织,考核结果的评定和处理,41,第四节 试用协议,试用协议的概念,签订试用协议的目的,试用协议的主要内容,42,一、试用协议的概念,试用协议（The optional agreement):,技术秘密所有者选择理想合作伙伴，拟引进技术秘密一方为选择和进一步了解技术秘密，评估其经济价值，减少或避免盲目签订正式合同所承担的风险，而签订的一种试用性的、可选择的协议。,43,二、签订试用协议的目的,拟引进方更多了解技术秘密,技术秘密所有者选择理想合作者,引进方通过协议取得优先取舍权（first reburial right)或优先选购权,44,三、试用协议的主要内容,当事人：optionor & optionee,技术的披露（disclosure),试用权(optional right),试用期,试用费,保密和不使用义务,45,