专利侵权判定中的等同理论(3)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013-1-18,#,专利侵权判定中的等同理论,主要根据美国专利判例整理,1,等同理论,等同侵权或依据等同理论的侵权,（,the infringement under the doctrine of equivalents),：被控侵权产品或方法中的一个或几个技术要素虽然与权利要求书中的技术要素不一样，但二者只有非实质性的区别（或者说在专利法看来，被控侵权产品或方法中的哪一个或几个技术要素等同于权利要求书中的某一个或某几个技术要素）。,相对,字面侵权（,literal infringement,）：,以被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求书相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求书中的每一个权项（或者说权利要求书里的每一个技术要素都可以在被控侵权产品或方法中找到）。,2,等同理论产生的原因,一组矛盾：专利法关于权利要求应当清楚而准确地表达专利保护范围的要求,vs.,权利要求书不可能完全达到这一要求之间的矛盾（现有的文字语言能否足够用来描述一个前所未有的发明）。,在美国的司法实践中，适用等同理论，正是缓解上述矛盾的一种方法。,3,如何等同：权利要求的三种解释方式,中心限定原则（,central claiming principle,）：解释权利要求时，不应拘泥于文字，可以把中心周围的一些技术要素纳入受保护的范围。（,US,）,周边限定原则（,peripheral claiming principle,）：专利申请人已经在权利要求书中划定了受保护的发明创造的周边范围，法庭的作用就是将其中模糊不清的地方解释清楚。（,US,）,主题内容限定原则：由欧洲专利或欧洲专利申请所赋予的保护程度，应用权利要求的措辞来确定，但是说明书和附图可用于解释权利要求。（中国）,4,等同理论的发展（美国）,1814,年欧迪恩案（,Odinorne v. Winkley,18F.Cas.581(C.C.D.Mass.1814),中，法官斯托里（,Story,）说“仅仅以似是而非的不同或轻微的改进，不能动摇原有发明人的权利”,1854,年威斯南一案（,Winans v. Denmead,56U.S.(15How.)330,343(1854).),中，最高法院认为，等同理论是指“权利要求及于所获专利的东西，而不论它的形式或比例是如何不同”,5,1878,年,机器,公司案（,Machine Co.v.Murphy,97U.S.120,125(1878).,中，最高法院指出“从专利法的意义上说，某一事物的实质性等同物，是指与该物本身相同的东西。,所以如果两件发明物以实质上相同的方法发挥着相同的功能，达到了实质上相同的效果，它们就是相同的,，尽管它们的名称、结构或形状有所不同”,等同理论的发展（美国）,6,等同理论的发展,格拉夫案,(1950,年）,原告的专利权利要求覆盖了一项焊剂，该焊剂中含有由,钙和镁构成的硅酸脂,。,被告：以,钙和锰构成的硅酸脂,在所有的其他方面，两种合成物都是相同的，使用这些合成物的机械方法是相似的，对它们的操作是一致的，并产生了同种和同质的焊接。而根据熟悉两种焊剂的化学专家举证，锰和镁的许多反应是相似的。现有技术表明，锰硅酸酯可用于焊剂。,等同侵权成立,（,Graver Tank & Mfg.Co.v.Linde Air Products Co. 339U.S.605(1950),。一里程碑式判例,7,等同理论的确立,格拉夫案,最高法院阐述：等同的构成，必须在专利、现有技术和有关案件特定情形的背景中予以确定。,它不要求每一个目的和每一个方面的完全一致。在确定等同时，与某一事物相等的事物可能并不相互等同，而那些主要效果不同的事物可能会在有时等同。必须考虑专利中某一技术要素所要达到的效果，它与其他技术要素合并时所产生的特性，以及它在操作时将要产生的功能。,一个重要因素是该领域中具有一般技术水平的人员是否有可能知道，专利中不存在的某一技术要素与专利中存在的那一技术要素具有可互换性,。,8,案例：希尔顿诉华纳公司案,原告：,Hilton Davis Chemical Co.,被告：,Warner-Jaenkinson Co.,原告：,1985,年就薄膜过滤工艺获得一项改进专利：“一项用于纯化颜料的方法。,其改进部分包括：在水溶条件下，,通过使用,孔径为,5-15,埃的薄膜,进行外在过滤，从而使杂质从颜料中分离出来，其外在过滤的流体静力压强大约为,200,至,400,磅,/,平方英寸,之间，,pH,值大于为,6.0,至,9.0,之间,。”,专利号：,US4560746,，申请日,1984-11-30,，授权日：,1985-12-24,9,权利要求书英文版,10,最初的权利要求并没有,pH,值,6.0-9.0,的范围，审查员发现了另有一项专利技术披露了,pH,值为,9.0,以上的外在过滤方法，因此原告将,PH,值限定在了,6.0-9.0,之间。,11,1986,年华纳公司自行开发得到以薄膜进行外在分离颜料的方法：其流体静力压强大约为,300-400,磅,/,平方英寸,，,pH,值为,5.0,。专家举证其,薄膜孔径在,5-15,埃,。,希尔顿公司最终获悉华纳公司在使用外在过滤法，于,1991,年向俄亥俄州南区联邦地方法院提起了专利侵权诉讼。,12,初审（俄亥俄州南区联邦地方法院）,原告承认不存在字面侵权，仅依据等同理论提出了侵权主张。,陪审团最后判定希尔顿公司的专利有效，华纳公司的等同侵权成立，还判定华纳公司不是故意侵权，只判给希尔顿公司要求赔偿的,20%,，并下了永久性禁止令，,禁止华纳公司在低于流体静力压强,500,磅,/,平方英寸和,pH,值,9.0,以下的范围内使用外在过滤法,。,被告不服，向联邦巡回上诉法院提起上诉。,13,上诉（联邦巡回上诉法院）,定性：是一个有关等同侵权的重大案件,十二名法官全部出席，以,7:5,肯定了联邦地方法院的判决（,Hilton Davis Chemical Co.v.Warner-Jaenkinson Co.,62F 3d1512,(Fed.Cir.1995),5,名持反对意见的法官写了三份意见书，详细阐述了各自对于等同理论以及适用的一些问题的看法，另有一名持肯定意见的法官也写了一份单独的意见书。这些意见集中反映了当时美国司法界和专利学界有关等同理论的争论。,被告不服，向最高法院提起上诉。,14,上诉,(,最高法院,),1997-3-3,，最高法院作出判决，推翻联邦巡回上诉法院的判决，将案件发回重审。（,Warner jenkinson Co.,Inc.v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S.Ct.1040(U.S.1997)(,参考,）,15,根据希尔顿的判决讨论一些美国司法中的原则,等同原则是否继续有效,权利要求的解释方式,“逐一权项原则”,“功能,-,方式,-,效果”三一致与“实质性相同”,禁止反悔原则,确定等同的时间,等同理论的客观性,法官和陪审团的作用,16,争辩：等同理论是否继续有效,被告：等同理论已经失效，阐述现代等同理论的格拉夫案在,1950,年判决，而现行专利法是,1952,年制定的，两者之间不一致：,(1),法,112,条要求专利权人在权利要求书中确定“要求”专利所覆盖的发明创造，等同理论与这一法定要求不一致（,35 u.s.c.112 specification),；,（,2,）等同理论绕过了法,251,条和,252,条重新授予专利的程序（该程序的目的是改正已授权专利中的错误），也规避了有关该程序的限制性条件。,(35 u.s.c.251 Reissue of defective patents, 35 u.s.c.252 Effect of reissue),17,（,3,）专利局的首要工作是通过专利审查程序确定专利保护的范围，而扩大专利保护范围的等同理论与之不一致。,（,4,）,1952,年修订专利法时，国会在,112,条涉及“方式”（,means,）权利要求的部分中，具体而有限地提及了等同理论，这就意味着国会已经否定了一般意义上的等同理论。,35U.S.C. 112 An element in a claim for a combination may be expressed as,a means or step for performing a specified function,without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure ,material, or acts described in the specification and equivalents thereof.,(Amended July 24, 1965,Public Law 89-93.sec. 9, 79 Stat. 261;Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 7, 89 Stat. 691.),18,针对前三个问题：最高法院认为不是新问题，,1952,年专利法中界定侵权的,271,条（,a,），丝毫没有损及有关直接侵权的全部判例法。在本案中，没有任何理由可以得出不同的结论。,第四个问题：,1952,年专利法,112,条，加入一个“方法加功能”（,means plus function,）的权利要求，规定：权利要求书的某一权项，可以表述为为了达到某一特定功能的说明书中描述的，与之相应的结构、材料、操作及其等同物。,19,例子：“连接,A,和,B,的手段”，包括“一枚螺栓”、“一枚铆钉”、“一个连接杆”,被告认为：国会已经把等同理论的范围限定到了“方式加功能”的权利要求中，从而在实际上否定了一般意义上的等同理论。,20,最高法院的反驳,法,112,确定允许所谓的“方式”权利要求，但权利要求中的的广泛的字面含义仅适用于说明书中所描述的实际方式和与之等同的方式。,这是等同理论的限定性使用，其目的是限定字面含义广泛的权利要求,。,“方式加功能”是针对一个特定问题作出的。其中提到的“等同物”是针对“方式加功能”可能产生的副作用，及防止对权利要求作出扩大性解释。这种有限的作用不能被夸大为带有否定等同理论的含义。,21,美国等同侵权判定原则的变化,历史上采用中心限定原则,逐步过渡到周边限定原则,联邦巡回上诉法院的判决，使权利要求的解释回到中心限定原则：被控侵权方法与专利方法从整体上予以比较，而不是从每一权项上判定二者之间是否存在实质性不同。,22,联邦巡回上诉法院一名持反对意见的法官提出：不扩大权利要求范围的前提下适用等同理论，即将等同理论适用于权利要求中的每一个权项（,each element of a claim,逐一权项原则,），而不是从 “整体”的被控侵权产品或方法来适用。,23,逐一权项原则（,element by element,）,最高法院赞同逐一权项原则：等同理论适用于权利要求中的每一个权项及其等同物，再次明确了美国解释权利要求的的周边限定原则。,24,功能,-,方式,-,效果三一致与“实质性相同”,美国的侵权诉讼中，法院在适用等同理论时，普遍使用一个“,功能,-,方式,-,效果,”三一致的判定标准（,function-way-result identity test,）,如果两件发明物以,实质上相同（,insubstantial differences,）,的方式发挥着相同的功能，达到了实质相同的效果，它们就是相同的。,25,“三一致”分析的后果：当法庭把注意力集中放在权利要求覆盖的发明与被控侵权的发明上时，“三一致”的分析就会集中在产品与产品上，方法与方法上。其发展结果必然是对权利要求覆盖的发明和被控侵权的发明进行“整体”上的比较。,“三一致”分析的结果必然集中在二者在整体上是否有实质性相同。,希尔顿案中，最高法院将等同理论的适用拉回到“逐一权项”原则上，,并将“三一致”的检验方法和“实质性相同”置于了为“为逐一权项”服务的位置上,。具体的语言结构不重要，重要的是探究“被告的产品或方法中是否含有与专利发明中的每个权项一致或等同的要素”。,26,禁止反悔原则,被告认为，自己的,pH,值为,5.0,左右，属于专利权人放弃的部分，因此限制了等同理论的适用。,最高院认为：当权利要求的内容是因为与现有技术重迭或因为显而易见性而放弃时，才适用禁止反悔。本案中原告加上,pH,值,9.0,的上限是为了避免与现有技术重迭，但加入,6.0,的下限的目的却不清楚，无法确定是否适用禁止反悔原则，因此发回重审。,专利权人有义务举证修改权利要求的原因。,27,确定等同的时间,最高院指出：确定等同的时间就是侵权的时间，而非专利公布或专利说明书提交的时间。,被控侵权的要素与权利要求所覆盖的要素是否等同，是从该技术领域中具有一般水平的技术人员来说的，在他看来，二者是否具有已知的可互换性（,known interchangeability,）。如果二者的可互换性是未知的，则不具有实质性相同。,28,等同理论的客观性,根据最高法院的判例，判定等同侵权不必考虑考虑恶意或其他的主观因素，而且主观因素不构成侵权的要素。,29,陪审团和法官的作用,被告指出：等同理论应由法官适用，而不是由陪审团适用。,美国司法实践规定初审中：权利要求的范围和含义,(,法律问题）由法官界定；侵权与否（事实问题）的判定由陪审团作出。,上诉法院只进行法律审而不进行事实审,联邦巡回上诉法院的复审针对两个方面：,1.,法庭给陪审团的指示是否正确陈述了法律；,2.,陪审团的裁定是否有足够的证据予以支持。,最高法院支持陪审团事实审这一做法。,30,联邦巡回上诉法院,专门管辖全国涉及专利的上诉案件，,12,名法官（,1982-10-1,）,指导专利局的工作：,对专利复审委员会（,BPAI,）决定不服的当事人，可以向联邦巡回上诉法院上诉。,BPAI,在做判决时，尽量引用联邦巡回上诉法院的判决,成立以来，一直执行“亲专利（,pro-patent,）”路线。,31,希尔顿一案的判决结论,1.,最高法院只在“实质性相同”和“禁止反悔”两个问题上驳回了联邦巡回上诉法院的判决，其他问题基本同意。,2.,最高法院以“逐一权项原则”取代了联邦巡回上诉法院的“实质性相同”的原则。,3.,最高法院的判决避免了申请人改变权利要求书撰写方式的可能性。,4.,禁止反悔理论和等同理论与专利审查中的非显而易见性具有相同之处。,5.,排除了等同理论适用中的主观因素，使等同理论成为了一个客观理论。,32,