专利攥写模块总结

模块化、流程化应对实务考试模块1：答复新颖性的模块审查员的审查意见是：相对于对比文件1而言，权利要求1-3无新颖性；相对于对比文件1和2而言，权利要求4没有创造性。针对上述审查意见，申请人通过在独立权利要求1中增加在对比文件1 和2中都没有公开过的技术特征“”，使得修改后的独立权利要求1相对于现有技术具有新颖性。（注意有时审查员的意见是错的，也可以不修改而通过争辩的方式进行答复。考场多留个意）。具体地说，对比文件 1(与对比文件1单独对比)公开了一种(本申请发明点与对比文件1比较)。对比文件2(与对比文件2单独对比) 公开了一种(本申请发明点与对比文件2比较)。权利要求24和新增的权利要求是对独立权利要求进一步限定的从属权利要求，由于修改后的独立权利要求1具有新颖性，其从属权利要求27因而也具有新颖性。模块2：答复创造性的模块在审查意见通知书中所引用的两份对比文件中，可以认为对比文件1是最接近的现有技术。将本申请修改后的权利要求1与对比文件1相比可知，本发明与对比文件的区别在于。（介绍区别特征所解决的技术问题以及所带来的有益效果）。由于上述各方面技术效果可以确定本发明实际解决的技术问题是。对比文件1没有解决上述技术问题，也不存在应用本发明的技术手段解决上述技术问题的任何启示，具体介绍。而且，对比文件2也不存在应用本发明的技术手段解决上述技术问题的任何启示，具体介绍。在本领域中，用于解决本发明上述技术问题的技术手段也不是公知常识（这点往往会忘掉，3分）。因此，修改后的权利要求1不是显而易见的，具有突出的实质性特点。本发明采用（再介绍区别特征），获得了有益的技术效果，具有显著的进步。综上所述，修改后的独立权利要求1相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步，具有专利法第22条规定的创造性。在独立权利要求1具有创造性的情况下，其从属权利要求27也必然具有创造性。注意，如果是考试针对无效宣告请求做答复以及修改的话，上面模板中审查员的意见就要改成无效宣告请求人的意见了。呵呵考场上答题流程化的好处是可以避免由于紧张或其他意外导致的漏答以及答题不规范的问题，工厂里采取流水线以及事务所采取流程管控的好处就在于此。据我知道的消息，评分标准的设定是分区段的，其实一个区段基本代表一个或几个知识点（考点），只要你答题时提到了该区段，不会因为前面的错误而导致该区段的失分。比如06年的实务考题，假如独立项修改错误（没有将加宽特征写入），但是只要你答复新颖性、创造性时符合规范，也是可以得到一定的分数的（可能分数得不全，具体的评分标准我没看到）。李超好像提到过去年就有考生独立项修改错误，而实务总分却过了分数线。所以，大家只要将各个模块准备好了，再将全面的答题流程化，那样就可以在一定程度上保证基本层面（甚至及格）的分数。几个流程化的示范： 2.A：在撰写答复意见时，第一段需要先大致介绍审查员（或无效请求人）的意见。然后一两句话点明申请人的观点。是同意（进行了修改）还是不同意（将进行争辩）。第二段再具体分层次详细阐述第一段的观点。 2.B:要记住对方（审查员、或无效请求人）的观点可能是错误的。 2.C:在提供答复意见书、修改后权利要求的同时，还要提供一份“修改说明”，单独介绍到底对权利要求进行了哪些修改。具体可参见06年实务题参考答案。这个在平时代理实务中一般是不提供的，因为代理实务中代理人在陈述意见时会提到具体修改，并且还会提供修订格式的文本。 2.D：要记住在适当地方加上“以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围，具体修改内容参见修改后的权利要求书”。 2.E：答复审查意见书的情况下，修改权利要求时可能需要提分案，也可能会添加新的独立项（06年实务题），也可能需要对说明书进行适应性修改。 2.F: 在答复无效时要注意，修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当仅限于权利权利要求书并且不得改变原权利要求的主题名称，与授权权利要求相比不得扩大原专利的保护范围，一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。提起无效宣告请求不管是申请文件撰写、答复审查意见还是抗辩无效宣告请求，之前实务卷都是站在权利人的角度陈述其具有新颖性、创造性的理由，而无效请求人恰恰站在相反的立场上，试图否定专利的新颖性和创造性，相信大家都想要一个无效宣告请求书的撰写格式。然而提起无效宣告请求是实务卷考试大纲里面唯一尚未考过的内容，没有任何官方答案可以参照。不过我还是通过研读平时工作中常见的实质审查意见通知书摸索出一套否定新颖性、创造性的撰写格式，完全可以套在无效宣告请求书中。一、有针对性评述的具体内容和步骤（一）、攥写步骤1）首先应当明确无效宣告请求的法律依据（无效理由）、该理由所涉及的权利要求，以及所依据的证据。举例：权利要求1-5不具备创造性，不符合A22.2，依据的证据为证据1-5。2）针对每一项无效理由具体陈述。n A、首先明确相关的法律规定及其解释；n B、事实认定，包括：n 专利中相关事实认定；明确无效宣告请求针对的专利（包括授权的权利要求书、说明书，或原始申请文件）存在可以作为无效宣告请求理由提出的缺陷，具体事实。n 证据中相关事实认定；具体分析所提出证据的真实性、合法性以及与上述待证事实的关联性，即说明证据如何证明所述事实。客观陈述证据（对比文件）揭示的内容，必要时指出具体出处，如 书证的页码、行、图、表等。3）在事实认定的基础上，对相关法律规定的适用进行具体分析。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定的结论。（二）、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应包含的内容u （1）新颖性的法律规定及其解释u （2）明确该无效宣告理由涉及的权利要求u （3）用于证明现有技术的证据（对比文件）w 申请日之前的公开出版物w 申请日之前在国内使用公开的证据w 申请日之前以其他方式公开的证据w 他人在先申请在后公开的专利申请文件u （4）对比文件所公开的内容w 直接使用对比文件中的用语，有相应图标的应引用图标（避免直接使用涉案权利要求中的相描述对比文件公开的内容）w 说明所引用内容的具体出处（包括在对比文件文字部分的记载位置以及所使用的附图标号，有中文译文直接指出所引用内容在译文中出现的位置）w 在描述方式上应当区分在对比文件中有直接文字记载的内容，以及文字部分所没有涉及但认为从图中能够得出的内容w 对于所引用的对比文件不同部分所公开的内容非明显属于同一技术方案的情形，应当说明认为各部分内容属于同一技术方案的理由a、技术方案u 权利要求和对比文件中用语相差较大时明确二者之间的对应关系u 当存在区别，但认为区别是惯用手段的直接置换时说明理由u 权利要求中存在并列技术方案的，一般为等效的技术方案，对此可以一并评述，（如化学领域中的马库什权利要求）。但对于一个权利要求中多个必须分开的并列技术方案，应分别进行评述。b、所属技术领域c、解决的技术问题d、技术效果u 结论性意见w 权利要求（或其中的某一技术方案）与某对比文件相比不具有新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。（三）、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应包含的内容u (1)创造性的法律规定及其解释u （2）明确该无效宣告理由针对的权利要求u (3)明确所使用的对比文件w 申请日之前的公开出版物w 申请日之前在国内公开使用或以其他方式为公众所知的证据w 明确评述方式w 有多篇对比文件的，指明最接近的对比文件w 明确单独使用还是结合其他对比文件或结合公知常识进行评述u (4)描述最接近对比文件所公开的内容w 直接使用对比文件中的用语，有相应图标的引用图标（避免直接使用权利要求中的相应用语描述对比文件公开的内容）w 说明所引用内容的具体出处（包括在对比文件文字部分的记载位置以及所使用的附图标号，有中文译文直接指出所引用内容在译文中出现的位置）w 在描述方式上应当区分哪些是在对比文件中有直接文字记载的内容，哪些是文字部分所没有涉及但认为从图中能够得出的内容u (5)权利要求和最接近对比文件的对比w 找出权利要求的区别技术特征,确定其实际解决的技术问题u (6)对权利要求的技术方案是否显而易见的分析w 现有技术整体上存在某种技术启示，即现有技术给出了将上述区别特征引用到该最接近对比文件以解决其存在问题的启示u a、区别技术特征是否是公知常识w 引入公知常识性证据u b、区别技术特征为与最接近对比文件相关的技术手段（同一篇对比文件公开的相关技术内容）w 具体分析该从相关技术内容想到区别技术特征的理由u c、另一篇对比文件所公开的内容w 另一篇对比文件与最接近对比文件结合的具体分析u 结论性意见w 某项权利要求（或其中的某一技术方案），不符合专利法第22条第3款的规定（四）、以不具备实用性为理请求宣告专利权无效n 实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。u 专利法第二十二条第四款所说的“能够制造或使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的,与说明书公开的程度无关。u 无积极效果：具备实用性的技术方案应当能够产生预期的积极效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型的技术方案不具备实用性。n 对实用性的评述应包含的内容：u （1）针对什么方案u （2）所评述的方案是否能够在产业上制造或使用n 有无再现性n 是否违背自然规律u （3）有无积极效果n 明显无益社会？n 脱离社会需要？n 严重浪费能源或者资源、损害人身体健康？（五）、以不具备专利法第26条第4款和细则第21条第2款为理由请求宣告专利权无效n 权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。n 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。（R21.2）n 必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。n 判断某一技术特正是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并结合说明书的整体内容，不应当简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。n 分析：n 本专利发明目的（从本专利所要解决的技术问题出发）n 结合说明书的整体内容（考虑说明书对发明效果的描述，进而明确本专利为解决技术问题所采取的技术手段）n 具体分析缺少必要技术特征的理由n 得出结论 n 对专利法第26条第4款和实施细则第21条第2款的评述应包含的内容：n 专利法第26条第4款n 指出权利要求中的具体技术特征n 描述说明书对相关内容的记载n 结合说明书对相关内容的记载以及本领域普通技术人员所应具有的能力具体分析权利要求中的特征得不到说明书支持的理由n 实施细则的21条第2款（六）、对专利法实施细则第20条第1款的评述可包含以下内容：n 权利要求的类型不清楚：例如“一种技术”，不清楚其是方法权利要求还是产品权利要求；权利要求的主题和权利要求的内容不一致，如主题为产品，但权利要求内容所涉及的都是方法步骤；n 权利要求所用的词语含义不清楚。如，采用同一词语表示的构件在权利要求中不同部分出现时含义改变，使得该词语的含义不确定等。（七）、以不具备专利法第26条第3款为理由请求宣告专利权无效 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。n 清楚n 完整：凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、惟一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。n 能够实现：所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。n 对有关专利法26条第3款无效理由的分析包含的内容：n 针对什么技术内容n 具体分析缺乏解决技术问题的手段而无法实现的理由n 只给出结构，未给出能够实施的技术手段n 给出的是含糊不清的技术解决手段n 给出的手段不能解决技术问题n 方案必须依赖实验结果加以证实二、无效宣告请求书格式 根据专利法45条、细则64条，请求宣告全部/部分无效。【最好把法条序号背下来】针对各个权项，分别说明“无效权项、理由（法条）、证据”的对应关系。简要介绍各份证据：证据1是，公开日为，可以用于评价 （一）、独立权利的创造性 1. 根据技术领域、技术特征、解决的技术问题，确定最接近的现有技术。 2. 权1vs最接近的现有技术（假设是对比文件1） 本专利是一种，技术特征为 对比文件1公开了一种，公开了技术特征（参见第页），相当于本专利的 权1与对比文件1的区别在于，由此确定其实际解决的技术问题是 3. 权1vs其它对比文件（假设是对比文件2） 对比文件2公开了一种，公开了技术特征（参见第页），相当于本专利的 可见，上述区别特征已被对比文件2公开，并且这些已知技术特征所起的作用与权1实际要解决的问题相同，即给出了将对比文件2的上述特征应用于对比1的启示。 4. 权1又没有预料不到的技术效果。【这句也可能占分的哦】因此，本领域人员结合对比文件1、2得到权1的技术方案是显而易见的，权1不具备（突出的）实质性特点和/或（显著）的进步，即不具备创造性。（二）、从属权利的创造性 1. 权2是权1的从属权利，其限定部分的附加技术特征为， 2. 但这些特征已被对比文件公开（参见第页），其中相当于本专利的，且其在对比文件中所起的作用与其在权2中所起的作用相同,都是用于。即给出启示，是显而易见的。 3. 因而在其引用的权1不具备创造性的情况下，从属权2也不具备创造性。三、无效理由 除创造性之外，也可能会零散地考一些其它请求宣告无效的理由，保险起见，建议考生把常用的无效宣告理由及其法条序号背下来。实务卷可能用到的无效理由包括：（一）、权利要求1、专利类型的定义 细则2 专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。对于发明实用新型而言，依据该法条主要审查是否属于保护客体的问题；对于外观设计而言，主要审查保护客体和能否适于工业应用的问题。2、新颖性 法22.2，创造性 法22.3，实用性 法22.4新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。3、未以说明书为依据 法26.4权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。4、缺少必要技术特征 细则21.2权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。 从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成区别于背景技术的其他技术方案。必要技术特征的判断：应从所要解决的技术问题出发，并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。5、保护范围不清楚 细则20.1权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。清楚：权利要求类型清楚、技术方案清楚、保护范围清楚，以及权利要求书作为一个整体应当清楚。简要：每一项权利要求以及权利要求书应当简要，一件申请不得出现两项或两项以上范围实质相同的同类权利要求。法26条第3款中的“清楚”指的是说明书（包括附图）中所述的技术方案（及相应权利要求中的技术方案）是否清楚、完整，法26条的关键在于，本领域技术人员根据说明书（包括附图）公开的内容是否能够实现其所述的技术方案。细则第20条第1款中的“清楚”，重点在于权利要求限定的保护范围是否清楚（包括技术方案本身是否清楚、限定的范围是否清楚）。（二）、说明书1、说明不够清楚、完整，不能够实现 法26.3说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。清楚记载技术方案，详细描述具体实施例，充分公开必要技术特征，达到所属技术领域的技术人员在阅读说明书后能够实现的程度，并产生预期的技术效果。2、修改超原范围 法33【注意，细则43.1分案超原范围并不能作为请求宣告无效的理由】申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。法第26条第4款（权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。）与专利法第33款有着密切的关系，它们的基础均是申请日提交的说明书（包括附图）、权利要求书所表达的内容，以及所属领域技术人员从其表达的内容中能够直接推导的内容；在这个基础上，从修改的角度看是否超范围的问题，从权利要求的角度看就是是否被说明书支持的问题，它们涉及的很可能是相同的事实。（三）、权利冲突1、不同人就相同技术先后申请，适用法9 先申请原则2、不同人就相同技术同时申请，适用细则13.1 重复授权3、同一人就相同技术先后申请，适用细则13.1 重复授权4、同一人就相同技术同时申请，适用细则13.1 重复授权 法9：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。细则13.1：同样的发明创造只能被授予一项专利。 依照专利法第九条的规定，两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。四、进行有针对性评述时应特别注意的问题1）一般应当首先提出不属于专利保护客体的无效宣告理由。2）以不符合法第26条第3、4款、第33条以及细则第20条第1款，第21条第2款等请求宣告专利权无效的，应具体指明案件不符合上述条款的具体事实，只笼统提出哪一项权利要求不符合上述条款是不够的。3） 通常情况下，必须举证有关证据，对于所称的公知技术也应当举证证明；在充分举证的基础上，合理地运用这些证据。不需要提交证据支持的仅为：众所周知的事实、自然规律及定律、按照法律规定推定的事实以及根据日常生活经验法则推定的事实，但这些情况众除了自然规律及定律，当事人有相反的证据足以推翻的除外。4）对于不能单独使用、需要与其他证据形成证据链证明某一事实的，还应具体分析不同证据之间如何彼此关联，形成完整的证据链证明待证事实成立。5）对于以专利权不具备新颖性和创造性等理由请求宣告无效的，应当通过技术方案与现有技术的对比，论述理由。6）举证两份以上现有技术证据，以专利不具备创造性为理由请求宣告无效的，除了论证现有技术的结合能够覆盖专利权利要求记载的技术特征之外，还应当着重分析为什么其结合对于所属技术领域的技术人员来说是显而易见的理由。