深圳考前班-祁建伟-代理实务重要法条

2020/9/13,1,代理实务重要法条,材料部 祁建伟 Tel:6208-4729/4607 ,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,2,代理实务重要法条,专利法实施细则第53条： 一、A.5, A.25, 或A.9 二、A.2(2),A.20(1),A.22,A.26(3,4,5), A.31(1),或R.20(2) 三、Art.33或R.43(1),2020/9/13,2011年代理人考前培训班,3,代理实务重要法条(二),一、充分、必要条件-A22.2，A9 1、新颖性(现有技术) 2、抵触申请 3、同样的发明创造,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,4,A22：,新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日之前向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,5,三个基本概念： 1.申请日：专利法第28条规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,6,2、优先权日 申请人自发明或者实用新型在国内外第一次提出申请之日起12个月内，又再次向国家知识产权局提出相同主题的专利申请的，在符合法律规定的前提下可以依法享有优先权，其第一次申请的申请日为在后申请的优先权日。 优先权日（98.11.1） 申请日（99.11.1）,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,7,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,8,3、现有技术 专利法第22条第5款规定： 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,9,新颖性的判断原则 单独对比 发明创造 现有技术 （权利要求） (技术方案) 所属技术领域的技术人员,ABS,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,10,1、一种防腐涂料用添加剂，其特征在于包含石蜡。 现有技术：公开了一种塑料加工用的脱模剂，其中包含石蜡。 新颖性？创造性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,11,申请权利要求1,1、一种复合式棒球棒，其特征在于，包含有：一木质主体，具有一外径较粗的前端及一外径较细的后端，而且，该主体具有一沿轴向延伸的轴孔；一芯管，嵌设于该主体的轴孔内，其材质为纤维补强塑胶或金属。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,12,对比文件,1、一种复合式撞球杆，其特征在于，包含有：一木质主体，具有一外径较粗的前端及一外径较细的后端，而且，该主体具有一沿轴向延伸的轴孔；一芯管，嵌设于该主体的轴孔内，其材质为纤维补强塑胶或金属。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,13,乙申请日,甲申请日,甲申请公布日,同样的发明,申请日在先，公布日在后； 中国专利申请。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,14,4、抵触申请 在申请日以前也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 只能用来评价新颖性，避免重复授权 全文 权利要求,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,15,惯用手段的直接置换,(仅抵触申请适用),螺栓固定装置 螺钉固定装置,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,16,抵触申请=现有技术？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,17,申请1和申请2申请日相同 申请1的权利要求1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为薄木板或玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。 申请2的权利要求1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。 如何审查？新颖性？创造性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,18,5、相同发明同一天申请(Art.9),专利法第9条第1款：同样的发明创造只能授予一项专利权。 1、避免重复授权。 2、非现有技术和抵触申请,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,19,判断原则 同样的发明创造： 1、权利要求 权利要求 对比 2、技术方案为对比的基本单位,？,两件专利申请说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,20,注意！(指南P168) 权利要求涉及连续数值范围的，应当将该连续数值范围作为一个整体予以考虑。若两项权利要求涉及的数值范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,21,新颖性判断的具体方法 专利申请： 一种带护套挂锁，金属锁体上套有护套。 对比文件 (现有技术)： 一种带护套挂锁，黄铜锁体上套有黑色乙烯基树脂护套。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,22,1、上位概念与下位概念 下位概念破坏上位概念的新颖性,例如： 金、银、铜、铁 金属 上位概念与下位概念？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,23,2、数值范围 例1： 一种钛合金，由0.6-0.7重量的镍（Ni）、0.2-0.4重量的钼（Mo）和余量钛组成。 对比文件： 一种钛合金，组成为0.65重量 Ni、0.3重量 Mo，余量为钛。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,24,例2： 专利申请： 一种热处理台车窑炉，其拱衬厚度为100-400毫米。 对比文件： 拱衬厚度为180-250毫米的相同热处理台车窑炉。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,25,例3： 专利申请： 一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为1-10小时。 对比文件： 氮化硅陶瓷的生产方法中的烧成时间为4-12小时。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,26,例4： 专利申请： 一种二氧化钛光催化剂的制备方法，其干燥温度为40、58、75、100。 对比文件： 干燥温度为40100的二氧化钛光催化剂的制备方法。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,27,例5： 专利申请的权利要求： 一种内燃机用活塞环，其活塞环的圆环直径为95毫米。 对比文件公开： 圆环直径为70105毫米的内燃机用活塞环。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,28,例6： 专利申请的权利要求： 一种乙烯丙烯共聚物，其聚合度为100200。 对比文件公开： 聚合度为50400的乙烯丙烯共聚物。 新颖性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,29,总结： 所要求保护的数值范围内有没有公开现有技术的“点” (点值，端点) 有 没有新颖性 没有 有新颖性,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,30,3、开放式和封闭式权利要求 发明：一种涂料组合物，包括A和B。 一种涂料组合物，由A和B组成。 现有技术： 一种涂料组合物，由A，B和C组成。 新颖性？创造性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,31,3、开放式和封闭式权利要求 （1）仅涉及组分时的新颖性判断 a.开放式含有A+B 权利要求 b. 封闭式由A+B组成 现有技术：A+B+C a、新颖性 b、新颖性,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,32,申请日前公开,抵触申请,专利法第9条第1款,现有技术,申请日相同,申请在先公开在后,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,33,代理实务重要法条(三),充分、必要条件-A22.3/4 创造性 实用性,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,34,创造性,一、定义 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,35,1、突出的实质性特点 发明有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。 发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,36,2、显著的进步 是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,37,3、所属领域的技术人员,设定“所属技术领域的技术人员”的目的,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,38,2、“所属领域技术人员”应具备的能力： 知晓申请日(优先权日)之前的普通技术知识； 能够获知该领域中所有的现有技术； 具有常规实验的手段和能力，但他不具备创造能力； 根据解决问题的需要，也应具有获知相关领域的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,39,突出的实质性特点的判断(二),多篇对比文件的情形 (分析、推理、或有限的试验) a、能够得到权利要求的技术方案 b、不能得到权利要求的技术方案,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,40,案例1,现有技术(对比文件1)： 公开了一种防治脚部皲裂保健袜，由袜体1和乳胶2构成，乳胶2附设在袜体1的袜跟部。 问题： 用途单一， 不能作为普通袜子使用,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,41,案例1 权利要求： 一种防治脚后跟皲裂的袜子，其特征在于脚后跟袜内面设置一层浸有乳胶的布片。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,42,对比文件2： 公开了一种防治脚后跟皲裂的护具，是在脚后跟套子内面设有一层浸有乳胶的布片。 (既能够用途防皲裂护具，又能够作为普通护具使用) 1、特征相同 2、作用相同,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,43,1、与对比文件1相比，其区别特征为 “脚后跟袜内面设置一层浸有乳胶的布片” 2、对比文件2公开了该区别技术特征，并且其在该对比文件中所起的作用也是防皲裂，与发明中的相同。 创造性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,44,案例2,发明要求保护一种杯子，杯子把手外粘贴橡胶材料（防滑） 对比文件1 一种杯子，手与杯体使用相同的金属材料。 对比文件1为最接近的现有技术， 发明的区别特征：杯子把手采用橡胶材料 该区别特征在使发明达到的技术效果是：杯子具有更好的防滑效果 发明实际解决的技术问题：改善杯子把手的防滑性能,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,45,对比文件2公开了一种餐具(例如锅铲)，由金属制成，为了防止手柄打滑，可以在手柄处包覆橡胶材料，或者手柄由橡胶材料制成。 特征相同作用相同有启示？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,46,案例3,发明要求保护一种杯子，杯子把手外粘贴橡胶材料（防滑） 对比文件1 一种杯子，手与杯体使用相同的金属材料。 对比文件1为最接近的现有技术， 发明的区别特征：杯子把手采用橡胶材料 该区别特征在使发明达到的技术效果是：杯子具有更好的防滑效果 发明实际解决的技术问题：改善杯子把手的防滑性能,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,47,对比文件2公开了一种餐具(例如锅铲)，由金属制成，为了控制手柄温度不过度升高，可以在手柄处包覆橡胶材料，或者手柄由橡胶材料制成，从而解决了温度过度升高的问题。 特征相同 作用不同,没有启示？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,48,启示的通常情况,1、区别特征-公知常识 2、区别特征-最接近现有技术中披露的相关技术手段 3、区别特征为另一对比文件中披露的相关技术手段 启示(动机)源自于所要解决的技术问题相同、即作用相同,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,49,A22(4)实用性,实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果 1、能够在产业中制造或者使用 2、经济、技术和社会效果,。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,50,1、“能够制造或者使用” 指在产业中被制造或使用的可能性 2、不具备实用性是由技术方案本身引起的 与说明书公开的程度无关 实用性是先天不足造成的 充分公开是后天人为所致,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,51,无实用性的常见情形,1、无再现性 2、违背自然规律 3、利用独一无二的自然条件的产品 4、人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法 5、测量人或动物体在极限情况下的生理参数的方法 6、无积极效果,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,52,代理实务重要法条(四),单一性、清楚、支持、和必要技术特征 1、A.31 2、A.26(3,4,5) 3、R.20.2,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,53,单一性判断原则,就是要看权利要求中记载的技术方案的实质性内容是否属于一个总的发明构思，即判断这些权利要求中是否包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。 这一判断是根据权利要求的内容来进行的，必要时可以参照说明书和附图的内容(P190),2020/9/13,2011年代理人考前培训班,54,判断单一性,1.解决的技术问题不相同 不属于总的发明构思没有单一性 2.解决的技术问题相同 属于总的发明构思单一性？,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,55,2、A.26(3,4,5) A26.3公开充分,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,56,1、充分公开是专利申请的要求,充分公开(A26.3) -清楚、完整、实现 为什么要充分公开发明内容 付出报酬/公开-保护(立法宗旨),2020/9/13,2011年代理人考前培训班,57,2、不充分公开的后果,a、不能获得专利保护 b、偶然获得专利-对保护也无济于事,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,58,3、申请人的对充分公开的担忧？,尤其方法申请等 -国内，无法防止侵权行为 -国外，无偿使用问题,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,59,4、申请人的对充分公开的理解？,-国外专利大多都做不出来 -如何理解A26.3(清楚、完整、实现) -实现与产业化或商品化无关 -实现(能够实施、能够解决技术问题(效果),2020/9/13,2011年代理人考前培训班,60,技术诀窍(know-how) 合理地保留技术诀窍的重要性 1、国内有利于技术转让、防止侵权行为的发生 2、国外防止专利被无偿使用,5、公开充分不等于和盘托出,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,61,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,62,能够实施，且 能够解决技术问题 “有没有”的问题,说明书,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,63,A26.4,权利要求应当以说明书为依据清楚、简要地限定要求专利保护的范围,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,64,清楚、简要 1、从技术层面考虑(技术方案) 2、从法律层面考虑(专利法规),2020/9/13,2011年代理人考前培训班,65,如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。对于这些情况，审查员应当根据专利法第二十六条第四款的规定，以权利要求得不到说明书的支持为理由，要求申请人修改权利要求。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,66,A26.4-支持是“有没有”的问题,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,67,R20： 权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。 从属权利要求应当用要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,68,R.20.2(必要技术特征),是“能不能”的问题 从技术问题入手,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,69,【例】说明书 “棉花球运动是一种武陵山区少数民族的民间球类运动项目，其球的制做完全是民间自制，主要用棉花作芯，外表层用棉线、毛线和袜线层层缠绕制成。其缺点是不耐用、怕水、重量不易控制、手感和弹性不好。 本发明提供一种新型结构的球，克服了民间自制用棉花作芯，外表层用棉线、毛线和祙线层层缠绕制，不耐用、怕水、重量不易控制、手感和弹性不好的缺点。达到了耐用、不怕水、弹性好和美观的目的。本发明解决技术问题所采用的技术方案是：球表层由橡胶制成，球芯用海棉填充。球的外表圆周为60cm-62cm，球的重量为500g-550g。球表面镶嵌制成土家族传统的“西兰卡普”花色图案。”,三、申请文件的修改 R20.2,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,70,【例】 权利要求1：一种棉花球运动用球，包括球包层和球芯，其特征在于球包层（2）由橡胶制成，球芯（1）用海绵填充。 从属权利要求2和3中分别进一步限定了球的外表圆周为60cm-62cm和球的重量为500g-550g。,三、申请文件的修改 R20.2,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,71,【例】审查意见通知书 权利要求1缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。所述棉花球运动用球的大小和重量数值范围是必不可少的技术特征，球过大或过小、过轻或过重均无法实现棉花球运动的要求。因此，棉花球运动用球的大小和重量均为权利要求1的必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。,三、申请文件的修改 R20.2,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,72,1、专利法第59条： 发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 2、检索、实审,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,73,专利的保护范围 专利思维的转变？,周边限定说,中心限定说,折衷说,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,74,总结,说明书A26.3技术问题 权利要求书A26.4(R20.2)技术问题 新颖性A22.2技术问题 创造性A22.3技术问题 单一性A31技术问题,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,75,独立权利要求的撰写,前序部分 -与最接近的现有技术相同的、已知的必要技术特征 特征部分 -区别技术特征(发明点),2020/9/13,2011年代理人考前培训班,76,前序部分最接近的现有技术？,1、保证现有技术已解决的技术问题 否则可能会出现创造性问题 2、如果没有明确说明，则应当保持现有技术方案的相对完整性。 同样是为了保证权利要求的创造性,2020/9/13,76,2020/9/13,2011年代理人考前培训班,77,