美国商标法中的平行进口

美国商标法中的平行进口李明德 中国社会科学院法学研究所 研究员 平行进口，又称“灰色市场”或“灰色市场商品”(graymarketgoods)，是指在国外生产的带有本国商标的商品未经商标所有人的许可而输入了本国。所谓灰色市场商品，是指上述的商品;所谓平行进口，是指将上述商品输入本国的行为。在商标的保护上，与否容许平行进口或灰色市场的存在，波及了一系列经济上的和法律上的问题。从经济上说，一方面，生产厂商，特别是出口型的和跨国性的生产厂商，总是要针对不同国家或地区的特点或爱好，调节产品的质量、风格或特性，以便获得最大份额的区域市场。另一方面，生产厂商又但愿在世界范畴内使用一种统一的商标，享有统一的商誉，并由此而扩大在世界市场上的名誉和占有的份额。从法律上讲，生产厂商也但愿按照商标保护的地区性原则，避免平行进口或灰色市场，避免不同区域之间的相似商品的竞争，从而达到分割市场的目的。这样，商标所有人就可以通过商标的实行，一方面占有一种统一的商标，享有统一的商誉，另一方面又将国际市场分割开来，避免不同区域之间的相似商品的竞争，从而获得最大限度的利益。然而，商标保护的目的是避免消费者在商品来源上的混淆。而平行进口的商品，却是来自于同一种来源，除了风格、特性、质量略有区别以外，不存在假冒或来源上混淆的问题。但是，如果完全容许平行进口或灰色市场，也许又会导致国内市场的混乱和生产厂商的重大损失。例如，生产于发展中国家的价格相对低廉的合法产品，一旦大量涌入发达国家的市场，就会冲击该国的市场，使商标所有人蒙受重大损失。这样，与否容许平行进口或灰色市场，就成了一种复杂的需要分别看待的问题。在这方面，美国法院，特别是美国最高法院，通过一系列判例探讨了平行进口的问题，并确立了平行进口上的一系列规则。在1923 年和1924 年，美国最高法院就平行进口的问题持续做出了三个判决。由于这三个判例都波及了妇女化妆所用的香粉，因而称为“香粉三部曲”(face-powdertrilogy)。其中最重要的是1923年判决的“卡茨尔”一案。(A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260US 689 (1923).)根据案情，一家法国公司自1879年开始在美国发售“爪哇”牌香粉，该香粉生产于法国。随后，该公司在美国专利商标局注册了“爪哇”商标。1913 年，法国公司将其在美国的商标和业务卖给了一家纽约的公司。纽约公司先从法国公司那里进口大宗香粉，然后做成小包装，在美国销售。其包装盒上声明，“美国注册商标，产品生产于法国，包装于美国。”本案的被告卡茨尔，是纽约市的一家药物零售商，也从同一家法国公司那里进口了同样的香粉，然后在纽约和新泽西等州销售。与本案密切有关的是，被告卡茨尔进口的是原装的香粉，盒子和标签上都印有法国公司在法国注册的“爪哇”商标。这样，卡茨尔的进口和销售“爪哇”牌香粉，就侵占了纽约公司的市场。纽约公司向法院提起诉讼，规定法院下达临时性禁令，严禁被告进口有关香粉。联邦地措施院接受原告的祈求，下达了临时性禁令。地措施院在判决中指出，被告使用的商标是真实的，产品也来自于法国公司，被告在销售时未做任何改动。同步，被告觉得自己的销售是合乎法律的。但法院所要解决的问题是，当原告是该商标在美国的所有人时，被告的行为与否侵犯了原告的商标权。地措施院在判决中分析说：“在被告的盒装商品进入美国市场之前，原告已经分割了美国市场。目前，如果法国原装或包装的商品可以合法地与原告的盒装或包装商品相竞争，显然可以预见，原告的生意会受到毁坏，或者受到某种限度的损害。从表面判断，问题在很大的限度上波及了商业利益。如果某家美国公司购买了某家外国公司所具有的所有商业权利，就像本案的情形同样，然后该外国公司还可以自由地与这家美国公司竞争，其成果就是，购得的权利在某种状况下没有获得多少保护，甚至主线没有获得保护。并且从长远来看，该外国公司和美国公司都会受到严重损害，由于美国资本肯定不会去投资，而外国公司也难以将她们在这个国家获得的权利卖出去。”第二巡回上诉法院推翻了地措施院的判决，觉得只要有关的商标真实地批示了商品的来源，被告就有权利使用该商标销售商品。显然，巡回上诉法院把判决的基点放在了商品的真实性上，而没有考虑原告与被告之间的市场竞争和不同的商誉。“另一方面，商标也许没有时间限制地批示它们所标示的商品的来源，从而保护商标所有人和公众，避免将一种人的商品作为另一种人的商品来销售。如果卖出的商品是真正的由该商标所显示的商品，那么商标所有人的权利就没有受到侵犯。”最高法院又推翻了第二巡回上诉法院的判决，恢复了地措施院的禁令。最高法院在判决中说：“在完毕发售行为之后，法国厂商就不能再来到美国，就不能再用她们的原有标记与原告竞争。这与法律规定的转让授权相一致。”针对第二巡回上诉法院的判决，最高法院还指出：“有人说这里的商标是法国厂家的商标，真实地批示了商品的来源。但这是不精确的。这是原告仅仅在美国拥有的商标，它在法律上，并且也为公众所理解，批示了有关商品来自于原告，尽管不是由原告制造。有关的商品已经，并且也只能继续以原告购买的商誉去销售。”在这里，最高法院承认，原告和被告就相似的产品和相似的商标享有不同的商誉，被告的行为侵犯了原告的商誉。就在美国最高法院就“卡茨尔”一案做出判决之前，美国国会也对平行进口问题做出了反映，制定了“关税法”的第526 条。(国会后来将该条纳入了1930 年关税法中。见19 U. S. Code, section 1526.)根据该条的规定，如果未经美国商标所有人的书面许可，严禁任何带有该商标的货品输入美国。如果海关没有扣押，或者回绝扣押，商标所有人还可以向法院提起诉讼，获得相应的法律救济，如销毁有关商品、除去有关商标、获得损害补偿等。“海关规则”也在相应的条款中作了具体规定，以实行“关税法”第526 条的规定。按照“海关规则”，未经美国商标所有人的批准，不得进口带有该商标的物品。但同步又列举了三个与平行进口有关的例外。第一种例外是，“外国的和美国的商标或商号为同一种个人或公司所有”。第二个例外是，“外国的和本国的商标或商号的所有人是父子公司，或者附属于某一共同的所有人或控制者。”第三个例外是，“外国厂商在有关物品上使用登记过的商标或商号，获得了美国所有人的授权。”(19CFR section 133.21(c).)其中的前两个例外，又称为“同 一控制例外”，后一种例外又称为“授权例外”。1988年由最高法院判决的“K马特”一案(K Mart Corp.v. Cartier, Inc., 225 USPQ 1897 (US 1988).)，具体讨论了“海关规则”中的三个例外。在该案中，“维护美国商标统一协会”(Coalition to Preserve the Integrity of AmericanTrademarks)与美国商标所有人一道，规定法院宣布“海关规则”的三个例外与“关税法”第526 条的规定不一致。哥伦比亚巡回上诉法院裁定，海关规则的有关规定无效。而这一裁定又与联邦巡回上诉法院先前的裁定不一致。为理解决巡回上诉法院之间的分歧，最高法院对该案进行讨论并做出了判决。最高法院在判决中一方面区别了三种状况的灰色市场或平行进口。第一种情形是，美国商标所有人是独立的商标所有人。按照这种情形，某一国内公司从国外公司手中购买了注册和使用后者的美国商标的权利，并且使用该商标在国内销售外国公司制造的产品。如果发生平行进口，该国内公司就是受害人。最高法院的判决说：“如果外国公司在把自己的商标卖给了国内公司后来，还可以进口带有该商标的产品并且分销这些产品，那么有关的国内公司就会面临剧烈的、波及它所购买之商标的、同一品牌之内的竞争。此外，如果该外国公司在美国之外上市其产品(一般的情形正是这样)，同步又由第三方在国外购买之后将产品合法输入美国，也会产生相似的品牌之内的竞争。不管是哪一种状况，容许平行进口都会产生灰色市场，危害商标所有人的投资。”最高法院判决的“卡茨尔”一案就是这种情形的典范。这种类型的平行进口，应当根据关税法第526 条加以严禁。第二种情形是，外国公司与国内公司具有附属关系。按照这种情形，外国公司在国外制造有关产品，国内公司就该产品在国内注册一种美国商标。这又可以分为三种情形。一是美国商标所有人是外国公司的子公司，外国公司通过子公司来控制有关产品在美国的销售。二是美国商标所有人是母公司，外国生产厂商是子公司，子公司在国外生产有关产品。三是美国商标所有人直接在国外生产有关产品。由于在这三种具体情形中，均有一种共同控制的问题，虽然是发生了平行进口或灰色市场商品，也不会导致商品来源上的混淆。在最高法院的判决中，多数意见觉得，不应当严禁此类平行进口或灰色市场。相应于“海关规则”中的三种例外，这三种具体情形相称于“海关规则”中的第一种和第二种例外，即“同一控制例外”。第三种情形是，美国商标所有人授权某一独立的外国厂商使用自己的商标。按照这种情形，美国商标所有人一般授权外国公司在某一特定的地区之内享有排她性的商标权，同步又规定外国公司不得将带有该商标的商品输入美国。如果外国公司或第三方将此类商品输入美国，必然会形成灰色市场，与商标所有人在国内的商品竞争。在最高法院的判决中，多数意见觉得，应当严禁此类平行进口或灰色市场商品。上述的第三种情形相称于“海关规则”中的第三种例外，即“授权例外”。最高法院在判决中指出：“当国内商标所有人授权外国厂商使用自己的商标时，规则的这一条款否认了国内商标所有人严禁独立的外国厂商生产的产品输入美国的权利。将独立的外国厂商在国外生产的产品排除在法律严禁的范畴之外，是对于法律条文的非理性解释。”这样，按照最高法院的判决，平行进口中的“授权例外”不符合“关税法”第526条的规定，属于无效的规定。在最高法院做出“K马特”一案的判决后不久，“海关规则”就做了相应的修改，删除了三种例外中的“授权例外”。在平行进口或灰色市场商品的问题上，将“关税法”第526 条、“海关规则”的有关规定和“K 马特”一案的判决结合起来，大体可以说，未经美国商标所有人的批准，任何人都不得进口带有其商标的物品，除非存在“共同控制”的例外。当美国商标所有人是独立于外国公司的商标所有人时，当美国商标所有人授权独立的外国公司在国外使用其商标时，美国商标所有人都可以严禁带有其商标的物品输入美国，尽管该物品在来源地是合法生产的，是真实而非假冒的产品。在这里，核心的问题是，国内的消费者与否会将国外的产品与国内商标所有人的商誉联系起来，会不会把国外的商品误觉得是国内商标所有人的商品。或者说，说到商标法的主线性问题上，会不会导致商品来源上的混淆。1988 年的“K 马特”一案虽然是就“关税法”第526条和“海关规则”的有关规定做出的，但由于最高法院的这一判例广泛讨论了平行进口和灰色市场商品问题，因而影响了后来的一系列判决。各巡回上诉法院和地措施院在随后的有关判决中，都遵从了最高法院的判决。除了“关税法”第526 条和“海关规则”中的有关规定，“兰哈姆法”第42 条还就平行进口问题做出了单独的规定。按照规定，在进口美国的商品中，任何带有假冒或仿冒美国注册商标的物品，不得进入美国海关。这样，除了援引“关税法”和“海关规则”的有关规定，注册商标所有人还可以援引“兰哈姆法”第42条主张自己的权利。出处:中华商标第7期